Segundo a Portaria, para que seja passível de registro, a marca de posição deverá possuir conjunto distintivo, capaz de identificar um produto ou serviço e diferenciá-lo dos demais concorrentes, sendo que tal conjunto deverá ser formado pela aplicação de um elemento visual em determinado suporte, em posição singular e específica, devendo, a aplicação do sinal, estar dissociada de efeito técnico ou funcional do suporte.

São exemplos de marca de posição a sola vermelha dos sapatos Louboutin, registrada nos Estados Unidos da América sob o nº 3361597, e o ícone azul nos calçados Keds, registrada, como marca figurativa no Brasil sob o nº 817213260, conforme ilustrações abaixo:

Marcas de posição vêm sendo usadas por diferentes empresas há anos e, embora não houvesse nenhuma restrição na Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/96, para o registro de marcas desse gênero, a falta de regulamentação da matéria importava, em certos casos, maior dificuldade para o titular obter a devida proteção e exercer seus direitos contra terceiros.

Por meio da nova regulamentação, entende-se que o INPI, ao estabelecer as condições e requisitos para o registro das marcas de posição, visa conferir proteção eficaz a mais uma forma de apresentação das marcas, alinhando as expectativas do mercado em relação ao Direito e tornando o Brasil, neste quesito, alinhado com a proteção conferida por outras legislações.

A equipe de Propriedade Intelectual do Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados está à disposição para auxiliá-los e esclarecer eventuais dúvidas através do e-mail pi@smabr.com ou do telefone (11) 3146-2400.

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De modo a assegurar um prazo mínimo de proteção, caso a tramitação do pedido de patente se prolongasse demasiadamente, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/96 (no parágrafo único do artigo 40), excepcionalmente fixa o prazo de vigência de 10 anos, a partir da concessão para a patente de invenção, e 7 anos para a patente de modelo de utilidade.

Ocorre que, em razão da lentidão do INPI para decidir pedidos de patente, muitas patentes concedidas tinham prazo de vigência estendido. Sob a justificativa de que esta situação gerava incerteza e insegurança jurídica, a Procuradoria Geral da União ajuizou, em 2016, Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 5.529, visando a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI.

Em sessão realizada em 06 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucional do artigo acima mencionado, por considerar que o prazo estendido fere os princípios constitucionais de segurança jurídica e livre concorrência, entre outros.

Em sessão de 12 de maio de 2021, houve a modulação dos efeitos da decisão do STF, ou seja, foram impostos limites à decisão de modo que não afete todas as patentes, conforme a seguir detalhado:

1- A partir da publicação da decisão do STF (o que ainda está por ocorrer), todas as patentes de invenção que vierem a ser concedidas pelo INPI terão sua vigência limitada a 20 anos contados do depósito;

2- Com relação às patentes já concedidas valendo-se do prazo estendido, terão o prazo de validade reduzido para a regra geral apenas aquelas:

a-) relacionadas a produtos/processos farmacêuticos ou a equipamentos/materiais destinados à saúde; ou

b-) objeto de ação judicial (proposta até 07 de abril de 2021 e ainda em andamento) com o fim de discutir a legalidade do prazo de validade estendido.

Ressalta-se que as patentes já expiradas, que vigoraram com o prazo de validade estendido, não serão afetas pela decisão, ou seja, medidas que o titular tenha adotado contra terceiros infratores ou royalties que tenha recebido em razão do licenciamento serão considerados válidos.

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