Espera-se que o sistema se torne efetivo no Brasil a partir de 2 de outubro de 2019, uma vez decorrido o período de três meses após o depósito do instrumento de adesão à OMPI.

Dentro do mesmo período, o Congresso brasileiro deve promulgar o Protocolo, uma exigência formal estabelecida pela lei brasileira para que um acordo internacional seja efetivo no Brasil.

Nosso time preparou um breve guia para endereçar as perguntas mais frequentes que tem surgido. Confira abaixo e, por favor, esteja à vontade para entrar em contato conosco para esclarecimentos adicionais ou sanar quaisquer dúvidas sobre direitos de Propriedade Intelectual, por meio do e-mail pi@smabr.com ou do telefone (11) 3146-2400.

PROTOCOLO DE MADRI – Breves perguntas e respostas

• O que é o Protocolo de Madri?

É um tratado internacional que facilita a obtenção e administração de marcas internacionalmente, nos países-membro do tratado.

O tratado é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (ou, em inglês, World Intellectual Property Organization – WIPO), uma agência da Organização das Nações Unidas – ONU.

• Quais são os países-membro do Protocolo de Madri?

Atualmente, são 121, dentre os quais se destacam: União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, China, Japão, Índia e Rússia.

• Quando o Protocolo de Madri passará a vigorar no Brasil?

Possivelmente em outubro de 2019.

O Protocolo de Madri foi aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 49/2019, de 28 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2019 (seção 1, página 1).

Em 02 de julho de 2019, o Brasil depositou junto à OMPI o instrumento formal de adesão ao Protocolo, requisito desta entidade para que novos membros venham a integrar o sistema.

Por força do disposto no Protocolo, a partir do depósito deve-se aguardar 3 meses para que o sistema passe a vigorar no território do país integrante.

Nesse meio tempo, deve ocorrer a promulgação do tratado pelo Presidente da República, com o que há sua ratificação e início da vigência no Brasil, conforme disposto na Constituição Federal (artigo 84, inciso VIII).

• Quais as vantagens do Protocolo de Madri?

Por meio do Protocolo de Madri, o interessado pode protocolar um único pedido, em um único país, em uma única língua e pagando taxas centralizadas (a uma única entidade e uma única moeda) visando obter a proteção nos países-membro de interesse.

Sem o Protocolo de Madri, o interessado deve requerer um pedido de registro de marca em cada território de interesse, contratando representantes locais, pagando taxas em moeda local e acompanhando o processo individualmente em cada país.

O Protocolo de Madri também facilita a manutenção das marcas, dispondo, por exemplo de uma única data para prorrogar o registro internacional, também simplificado os procedimentos para anotações de alterações de nome ou de transferência de titularidade.

Sem o Protocolo, o interessado deve controlar a data de validade de cada registro em cada país e requerer, localmente, a prorrogação de cada registro ou localmente efetuar anotações de alterações de nome ou de transferência de titularidade.

• O Protocolo de Madri é sempre a melhor opção para se obter proteção internacional?

Nem sempre. A opção pelo Protocolo dependendo do número de países em que o titular da marca procura protegê-la. Recomenda-se um estudo caso-a-caso, de acordo com os interesses, orçamento e estratégia da empresa para avaliar a melhor opção.

• Como é o procedimento de registro de marca via Protocolo de Madri?

Para se valer do Protocolo, o interessado deve ter sede em um país-membro e haver nele registrado ou, ao menos, requerido um pedido de registro de sua marca. Esta marca será considerada para fins do Protocolo o “registro base” ou “pedido base”, conforme o caso.

Primeiramente, o interessado apresenta perante o órgão competente para registro de marca de seu país de origem (no caso brasileiro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) um pedido internacional, indicando os países em que deseja obter proteção. O órgão local certifica a existência do “registro base” ou “pedido base” e remete o pedido internacional à OMPI.

Posteriormente, a OMPI efetua um exame formal do pedido internacional e procede com a publicação oficial. OMPI expede, então, o certificado de registro ao requerente e notifica os órgãos competentes para registro de marca dos países de interesse do requerente.

Importante destacar que o escopo de proteção do registro internacional, neste estágio, ainda é incerto, pois depende do exame de mérito que cada país efetuará, na etapa seguinte.

Finalmente, em até 12 ou 18 meses, conforme definido por cada país, o órgão competente de cada território reivindicado deverá proferir decisão no sentido da concessão ou recusa daquela marca naquele território. A decisão proferida em um país não é vinculante aos demais.

• Todo o procedimento é unificado e internacional?

Não. Quando da análise de mérito da marca por cada país de interesse, ela poderá sofrer exigências por parte do órgão local ou sofrer oposição por parte de terceiros. A manifestação do interessado sobre tais atos deve ser feita diretamente perante o órgão local, mediante a contratação de um advogado local e pagando-se custas locais.

• Qual o prazo de vigência do registro internacional?

10 anos a partir da inscrição no Registro Internacional, podendo ser prorrogada sucessivas vezes por iguais períodos de 10 anos.

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