Como regra geral, as patentes de invenção têm prazo de validade de 20 anos e as de modelo de utilidade 15 anos, contados a partir do depósito do pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

De modo a assegurar um prazo mínimo de proteção, caso a tramitação do pedido de patente se prolongasse demasiadamente, a Lei da Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/96 (no parágrafo único do artigo 40), excepcionalmente fixa o prazo de vigência de 10 anos, a partir da concessão para a patente de invenção, e 7 anos para a patente de modelo de utilidade.

Ocorre que, em razão da lentidão do INPI para decidir pedidos de patente, muitas patentes concedidas tinham prazo de vigência estendido. Sob a justificativa de que esta situação gerava incerteza e insegurança jurídica, a Procuradoria Geral da União ajuizou, em 2016, Ação Direta de Inconstitucionalidade, nº 5.529, visando a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI.

Em sessão realizada em 06 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucional do artigo acima mencionado, por considerar que o prazo estendido fere os princípios constitucionais de segurança jurídica e livre concorrência, entre outros.

Em sessão de 12 de maio de 2021, houve a modulação dos efeitos da decisão do STF, ou seja, foram impostos limites à decisão de modo que não afete todas as patentes, conforme a seguir detalhado:

1- A partir da publicação da decisão do STF (o que ainda está por ocorrer), todas as patentes de invenção que vierem a ser concedidas pelo INPI terão sua vigência limitada a 20 anos contados do depósito;

2- Com relação às patentes já concedidas valendo-se do prazo estendido, terão o prazo de validade reduzido para a regra geral apenas aquelas:

a-) relacionadas a produtos/processos farmacêuticos ou a equipamentos/materiais destinados à saúde; ou

b-) objeto de ação judicial (proposta até 07 de abril de 2021 e ainda em andamento) com o fim de discutir a legalidade do prazo de validade estendido.

Ressalta-se que as patentes já expiradas, que vigoraram com o prazo de validade estendido, não serão afetas pela decisão, ou seja, medidas que o titular tenha adotado contra terceiros infratores ou royalties que tenha recebido em razão do licenciamento serão considerados válidos.

A equipe de Propriedade Intelectual do Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados está à disposição para auxiliá-los e esclarecer eventuais dúvidas através do e-mail pi@smabr.com ou do telefone (11) 3146-2400.